Підходи та методи оцінки права на об’єкти інтелектуальної власності

У залежності від об'єкта права інтелектуальної власності та мети оцінки вибирають підхід до оцінки. Існує три підходи:

- витратний ( на основі активів);

- порівняльний (ринковий);

- дохідний (прибутковий).

Визначення вартості ОІВ при використанні підходу на основі активів полягає в розрахунку витрат на відтворювання ОІВ, що оцінюються в поточних цінах за вирахуванням зносу. Звідси слідує важливий висновок, що вартість ОІВ в цьому випадку і ринкова вартість, що передбачає прибуток - різні величини. Здавалося б, цей вид вартості непридатний для ринку. Однак до нього звертаються фахівці все частіше, розуміючи, що вартість ОІВ, визначена по цьому підходу, відповідає рівню вартості при "ідеальному" збалансованому стану ринку.

На активно функціонуючому ринку ОІВ для визначення ринкової вартості використовують, головним чином ринковий підхід і прибутковий підхід. Однак в переважній більшості випадків отримана по підходу на основі активів (витратному підходу) оцінка є необхідною складовою для виведення остаточної величини ринкової вартості.

Порівняння результатів оцінки ОІВ, отриманих по підходу на основі активів з результатами, отриманими по ринковому і прибутковому підходах, можуть бути своєрідним індикатором стану ринку. Так, якщо вартість по підходу на основі активів виявиться вище, ніж розрахована по двох інших підходах, то це означає, що конкуренція на ринку невелика і в найближчому майбутньому може статися підвищення цін. Якщо навпаки - те можна чекати підвищення конкуренції і зниження цін.

Підхід на основі активів є єдино застосовним, коли ОІВ не призначена для отримання прибутку, або коли по тих або інших причинах ринкову вартість важко визначити двома іншими підходами. Наприклад, коли ОІВ є унікальними (наприклад, витвору мистецтва), які продаються дуже рідко або взагалі не продаються. У разі визначення бази для оподаткування підхід па основі активів є основним для визначення вартості.

Підхід на основі активів має істотні обмеження при оцінці ОІВ зі значним терміном служби із-за труднощів з вимірюванням величини морального старіння, Крім того, результати підходу на основі активів відображають вартість повного права власності, тому при оцінці часткових прав власності необхідне коректування отриманих результатів.

Таким чином, підхід на основі активів до визначення вартості є, з одного боку, корисним елементом процедури визначення ринкової вартості, а з іншої - єдиним інструментом для отримання уявлення про вартісну оцінку унікальних ОІВ, або при постановці прав на ОІВ на бухгалтерський облік.

Суть ринкового підходу полягає в тому, що вартість прав на ОІВ визначається шляхом зіставлення цін недавнього продажу подібних об'єктів.

Хоч подібний підхід до оцінки, на перший погляд, виглядає досить простим і прямолінійним, його застосування на практиці пов'язане з безліччю труднощів і умовностей. Насамперед, наявність таких труднощів зумовлена тим, що не існує навіть двох абсолютно однакових ОІВ. Країна, вид ОІВ, термін правової охорони, склад авторів, умови фінансування, час продажу – це лише небагато з позицій, по яких, як правило, об'єкти мають відмінності. Причому деякі відмінності можуть змінювати свій внесок відповідно до зміни ринкової ситуації.

Ще однією трудністю застосування даного підходу є необхідність враховувати операції, відповідні визначенню ринкової вартості, тобто ті, на які не вплинули неринкові чинники. При великих угодах інформація про економічні характеристики і умови продажу часто недоступна або неповна, тому в таких випадках ринковий підхід може лише обкреслять діапазон, в якому найбільш ймовірно буде знаходитися величина ринкової вартості. Саме тому оцінку ОІВ на основі цього підходу, потрібно виконувати обережно.

При наявності достатньої кількості достовірної інформації про недавній продаж подібних об'єктів, ринковий підхід дозволяє отримати результат, що максимально близько відображає відношення ринку до об'єкта оцінки.

Повноцінне використання ринкового підходу може бути лише при наявності у покупця вибору ОІВ з числа інших, подібних і що виконують такі ж функції. При цьому з декількох ОІВ приблизно однакового значення і корисності покупець повинен мати можливість вибору того ОІВ, який його влаштовує за переліком якостей, до яких відносяться: функціональне призначення, прийнятна вартість, тривалість терміну використання, міра захищеності, його унікальність і інші характеристики. Крім того, продавець ОІВ повинен мати можливість вибору найбільш цікавих для нього покупців, для того щоб серед них віддати перевагу тому, хто більше заплатить і тому, з ким можлива подальша співпраця. На жаль, тільки по деяким ОІВ можливе дотримання цих умов. Дуже часто така можливість виникає при продажу прав на видання високо професійних творів літератури, мистецтва, на виготовлення і комерційну реалізацію аудіо- і відео- продукції вищої якості, при тиражуванні і реалізації програмних продуктів.

При передачі прав на об'єкти промисловому власність на ринкових умовах, виникають додаткові трудності. Чим більш унікальне виробництво або продукція, в яких реалізоване право на об'єкт промислової власності, тим складніше знайти покупця і, відповідно тим менше можливості повноправних ринкових відносин. І навпаки, чим значніше виробництво і чим більше таких виробництв в світі, тим легше знайти покупців патентів та інших прав, і тим легше використати ринковий підхід. Прикладом цього може бути виробництво комп’ютерів, калькуляторів, телевізорів і т.д.

Перевагою ринкового підходу є те, що він дозволяє визначити так звану справедливу ціну, яка найкращим чином відповідає ситуації на ринку.

Необхідною умовою для застосування ринкового підходу є ефективно працюючий ринок і доступ до представницької бази продажу аналогічних ОІВ. На жаль, в Україні ще не сформувався повноцінний ринок ОІВ, тому використання цього підходу для оцінки прав на ОІВ в цей час проблематичне.

У основі прибуткового підходу лежить принцип очікування, що свідчить про те, що вартість ОІВ визначається величиною майбутніх вигід її власника. Формалізується даний підхід шляхом перерахунку майбутніх грошових потоків, що генеруються ОІВ, в теперішню вартість.

Як правило, потенційні покупці розглядають прибуток ОІВ з точки зору інвестиційної привабливості, тобто як об'єкт вкладення капіталу з метою отримання в майбутньому відповідного прибутку. Однією з основних особливостей що приносить прибуток ОІВ є те, що він дуже рідко належить одному власнику на правах повної власності. Саме тому при оцінці ОІВ звичайно розглядаються конкретні набори прав власності, що визначають предмет оцінки.

Оскільки в основі прибуткового підходу лежить принцип очікування майбутніх вигід, то істотним моментом є чітке визначення і класифікація цих вигід для одноманітного їхтлумачення. Вважається, що вигода від володіння ОІВ включає право отримувати всі регулярні прибутки під час володіння, а також прибуток від продажу ОІВ після закінчення володіння, якщо це передбачене ліцензійним договором.

Стосовно до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності значення прибуткового підходу полягає в тому, щовартість будь-якого об'єкта інтелектуальної власності можна ототожнити з капіталом (інвестицією) певної величини, здатної генерувати додатковий прибуток або, говорячи точніше, надлишкову додаткову вартість на умовах ефективного використання цього активу. Отже, для рішення зворотної задачі (оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності) необхідно визначити додатковий прибуток за який-небудь період часу (наприклад, за рік), який може бути отримана за рахунок впровадження нових ідей, принципів, удосконалень в організаційну, технологічну або підприємницьку діяльність підприємства. При цьому додатковий прибуток ототожнюється з прибутком на деякий капітал, рівний вартості конкретного об'єкта інтелектуальної власності.

Знаючи прибутковість конкретної галузі, до якої відноситься те або інше підприємство, або визначивши внутрішню прибутковість потоку надлишкової додаткової вартості по відомій додатковій вартості, за допомогою відомих економіко-математичних формул можна оцінити вартість конкретного об'єкта інтелектуальної власності, тобто визначити величину шуканого капіталу.

В умовах, коли ринок інтелектуальної власності ще не сформований або працює неефективно, з трьох розглянутих підходів, прибутковий підхід до оцінки вартості ОІВ є основним.

У рамках кожного підходу існує кілька методів, що дозволяють розраховувати вартість прав на ОІВ у грошових одиницях. Розрахунок вартості прав є досить складним завданням, тому цю роботу доцільно виконувати за договором з професійним оцінювачем прав на об'єкти права інтелектуальної власності, сертифікати яким на право оціночної діяльності видає Фонд державного майна України.

Суть торгівлі ліцензіями

В умовах ринкової економіки результати інтелектуальної діяльності людини при обміні виступають як товар, що може бути об'єктом комерційної угоди. Комерційна угода здійснюється у виді ліцензійного договору на передачу прав на об'єкт інтелектуальної власності.

При торгівлі правами на ОІВ під ліцензією розуміється дозвіл, у відповідності з яким одна особа – власник виключних прав на ОІВ - ліцензіар надає іншій зацікавленій особі – ліцензіатові виключне чи невиключне право на використання цього об'єкта.

Форма торгової угоди з продажу ліцензії повинна забезпечувати монопольне право використання ОІВ тільки для партнерів цих угод і не допускати використання цього права конкурентами. Правовою формою, що забезпечує збереження виключних прав на використання результатів інтелектуальної діяльності, є ліцензійна форма торгівлі. Торгівля ліцензіями - один з найбільш ефективних засобів поширення нововведень у різних галузях виробництва. Вона забезпечує прискорення науково-технічного і соціального розвитку суспільства.

Продаж ліцензій переслідує такі цілі:

- одержання гарантованого прибутку без вкладення капіталу і створення власного виробництва чи освоєння ринку;

- завоювання ринку;

- скорочення термінів освоєння нових технологій;

- придбання партнерів для спільної діяльності;

- компенсація витрат на створення ОІВ тощо.

Ще однією перевагою ліцензійної торгівлі є те, що вона може служити альтернативою торгівлі матеріальними товарами, якщо в силу визначених обставин така торгівля стає невигідною. Міжнародний досвід свідчить, що доходи від міжнародної ліцензійної торгівлі зростають значно швидше, ніж від прямого вкладення капіталу.

Продаж ліцензії дозволяє ліцензіарові вирішити свої проблеми при:

- раптовому погіршенні кон'юнктури ринку;

- виникненні ускладнень в експорті товарів через протекціоністську політику уряду країни-покупця;

- значному перевищенні попиту над обсягом власного виробництва продукції, а також в інших випадках.

Придбання ліцензії дозволяє ліцензіатові:

- освоїти виробництво продукції, що користується попитом, при істотній економії матеріальних і трудових ресурсів;

- знизити собівартість продукції, що випускається;

підвищити продуктивність праці і конкурентноздатність товарів на зовнішньому ринку;

- вдержати переваги перед конкурентами тощо.

Важливо враховувати також часовий фактор. Якщо вартість ліцензії і вартість аналогічної розробки власними силами однакові, то вигідніше купити ліцензію, оскільки значно скоротиться час до початку випуску продукції.

Яскравим прикладом успішного ведення патентно-ліцензійної політики є Японія, яка після Другої світової війни за 15 років придбала 2500 ліцензій, на основі яких швидко розвинула виробництво конкурентоздатної продукції, виявивши світу економічне чудо. Багато в чому завдяки цьому Японія вийшла на одне з перших місць у світі по економічній могутності.

Види ліцензій

Ліцензії підрозділяються як за обсягом переданих прав, так і за умовами надання прав. За обсягами переданих прав ліцензії поділяються на три види:

- невиключна (проста) ліцензія;

- виключна ліцензія;

- повна ліцензія.

Невиключна (проста) ліцензія надає ліцензіатові право використовувати ліцензію на території і протягом часу, обговорених у ліцензійному договорі. При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати переданий об'єкт у власному виробництві, а також надавати ліцензії іншим ліцензіатам.

Виключна ліцензія надає ліцензіатові монопольне право використовувати предмет ліцензії на погоджених умовах (термінах, території). При цьому ліцензіат має право надавати ліцензії на використання предмета ліцензії третім особам без обмеження права ліцензіара за первісною угодою.

Повна ліцензія надає ліцензіатові найбільш широкий обсяг прав. За ліцензійним договором ліцензіатові надаються усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності, цю є предметом ліцензії, без обмеження території і на весь термін дії охоронного документа. Варто мати на увазі, що при продажу повної ліцензії власником охоронного документа все ж залишається ліцензіар.

За умовами надання прав ліцензії різняться за такими видами: чисті, супутні, зворотні, перехресні, відкриті, примусові, субліцензії.

Чистою є ліцензія, по якій права на використання ОІВ передаються в рамках самостійного ліцензійного договору, а не в складі інших торгових угод.

Супутня ліцензія передбачає передачу прав у рамках ліцензійних договорів, що є додатками до основних угод (наприклад, на передачу устаткування, інжиніринг тощо), або у виді окремих розділів по цих угодах.

Зворотна ліцензія передбачає передачу ліцензіарові прав на об'єкт, розроблений ліцензіатом на основі знань, отриманих по основному ліцензійному договору від ліцензіара.

Перехресна ліцензія (крос-ліцензія) означає взаємне надання прав різними власниками охоронних документів у випадках, коли партнери не можуть здійснювати виробничу чи комерційну діяльність, не порушуючи прав один одного.

Відкрита ліцензія надає право будь-якому ліцензіатові на об'єкт, що продається ліцензіаром. При цьому, власник охоронного документа подає до Установи офіційну заяву з проханням опублікувати повідомлення про готовність продати ліцензію будь-якій зацікавленій особі. При цьому знижується вдвічі розмір збору за підтримку чинності охоронного документа. Зміст відкритої ліцензії полягає в тому, щоб запобігти упущеній вигоді ліцензіаром від можливого не використання об'єкта продажу.

Примусова ліцензія, відповідно до Паризької конвенції по охороні промислової власності, видається у випадках, коли ОІВ не використовується чи недостатньо використовується власником протягом встановленого законом терміну (в Україні цей термін становить 3 роки з дати юридичного акта), або при відмовленні власника охоронного документа від укладання ліцензійного договору.

Якщо виникає необхідність використання ОІВ у життєво важливих для суспільства галузях (національна безпека, охорона здоров'я, захист навколишнього середовища), то Кабінет Міністрів України (чи інший компетентний державний орган за узгодженням з Кабінетом Міністрів) може видавати дозвіл на використання об'єкта промислової власності без згоди власника охоронного документа, але з виплатою йому справедливої компенсації. Особливість примусової ліцензії полягає в тому, що вона надається за рішенням суду, а не по взаємній згоді між ліцензіаром і ліцензіатом.

Субліцензія дозволяє ліцензіатові надавати права на об'єкти інтелектуальної власності третім особам при згоді ліцензіара на умовах, що, як правило, повинні бути обговорені в основному ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом.

Ліцензійні договори

Ліцензійний договір містить у собі елементи двох класичних договорів: договору купівлі-продажу і договору оренди. Однак ОІВ, чи охоронні документи на них, не слід розглядати як речі, а право на ОІВ - як речове право в його класичному розумінні. Дійсно, власник матеріального об'єкта, наприклад, автомобіля, може продати його тільки один раз. У той же час власник винаходу зможе продати кілька ліцензій на один і той же винахід. При продажу повної ліцензії власник цілком позбавляється права на використання винаходу і не може більше продавати його. Ця угода схожа на класичний варіант купівлі-продажу. При продажі невиключної ліцензії ліцензіар надає право монопольне використовувати предмет ліцензії протягом зазначеного в ліцензійному договорі терміну; після закінчення цього терміну усі права повертаються до ліцензіара. Такий договір схожий на класичний договір оренди.

У ліцензійному договорі мова йде, насамперед, про торгівлю правами. У цьому полягає особливість об'єктів ліцензій на ринку і виявляється економічна сутність ліцензійних договорів.

Таким чином, ліцензійний договір варто вважати договором особливого роду, що з'єднує в собі умови різних видів договорів: купівлі-продажу, оренди, про надання послуг, інвестування капіталу, позики, співробітництва.

При виборі терміну дії ліцензійних договорів звичайно враховують:

- умови конкурентних пропозицій;

- умови платежів за передбачуваним договором;

- можливий термін морального старіння переданої розробки;;

- можливості партнерів по термінах постачань технічної документації і спеціального устаткування, монтажу і налагодженню;

- наявність правової охорони;

- умови договору про передачу удосконалень;

- час, необхідний на освоєння ліцензійної продукції;

- зацікавленість ліцензіата в більш короткому терміні дії договору при комбінованих платежах.

Міжнародна практика ліцензійної торгівлі свідчить про те, що термін дії ліцензійного договору, як правило, не перевищує 10 років від дати вступу його в силу.

Договірним правом регулюється можливість дострокового розірвання ліцензійного договору, якщо однією із сторін не виконуються істотні умови договору, а також продовження терміну дії договору за взаємною згодою сторін.

При визначенні терміну дії ліцензійного договору варто звернути увагу на обов'язки сторін після закінчення дії договору. Звичайно, припинення терміну дії договору спричиняє лише припинення зобов'язань по сплаті поточних платежів, наданню інформації про зміни й удосконалення, а також консультацій, наданню технічної допомоги тощо. Як правило, після закінчення терміну дії ліцензійного договору право на використання предмета ліцензії залишається за ліцензіатом, а передана ліцензіаром технічна документація не повертається.

Зміст ліцензійного договору звичайно не регламентується. Відповідно до національного законодавства ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовому виді і підписаний сторонами. Ліцензійний договір набуває чинності у відношенні іншої особи лише після його реєстрації в Установі у випадку передачі майнових прав і у випадку примусової ліцензії.

Ліцензіар готує проект ліцензійного договору заздалегідь і передає його потенційному ліцензіатові в ході попередніх переговорів. Важливо, щоб до одержання повної гарантії про наміри потенційного ліцензіата ліцензіар виконав такі дії:

- підписав протокол про наміри;

- уклав договір про конфіденційність;

- розробив проект ліцензійної угоди;

- підготував альтернативні пропозиції для обговорення з потенційним партнером;

- розробив детальний проект ліцензійного договору.

Ні в якому разі не слід ігнорувати укладання договору про конфіденційність до початку переговорів. У разі відсутності такого договору потенційний ліцензіат після одержання інформації, у тому числі конфіденційної, може припинити переговори.

Ліцензійні платежі

Оскільки більшість ліцензійних угод пов'язана з комерційною діяльністю, то вони передбачають виплату визначеної грошової суми ліцензіарові за передані права на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Розрізняють три основних види ліцензійних платежів: роялті, паушальний, комбінований.

Роялті – це вид платежів, що ліцензіат виплачує ліцензіарові протягом усього терміну дії угоди рівними долями.

Паушальний платіж - передбачає виплату винагороди до початку масового випуску продукції, зафіксованої в угоді. До паушальної форми оплати звертаються звичайно у випадках, коли в країні ліцензіата хитке положення або немає ясності в питанні патентування винаходу, що складає основу ліцензії.

Комбінований платіж передбачає виплату ліцензіарові частини винагороди ще до початку виробництва і збуту продукції, частина винагороди, що залишається, виплачується у формі роялті після постановки продукції на виробництво.