Зміст другої стадії експертизи об'єкта на патентну чистоту
У загальному випадку друга стадія експертизи має на меті на підставі виробленої програми (етапи 1- 8) підготувати всі дані для обґрунтованих висновків про патентну чистоту об'єкта і підрозділяється на наступних п'ять основних етапів:
9) пошук патентів, що можуть мати відношення до об'єкта, що перевіряється;
10) систематизацію виявлених патентів, їхню попередню оцінку і добір патентів, що вимагають подальшого детального дослідження, перевірку їхньої дійсності;
11) детальний аналіз (дослідження) відібраних патентів;
12) пошук патентів-аналогів і їхній аналіз;
13) перевірку правомірності видачі патентів, що заважають.
Дев'ятий етап (пошук патентів) виконується у всіх випадках проведення експертизи об'єкта на патентну чистоту. Необхідність виконання інших етапів другої стадії експертизи визначається в залежності від результатів пошуку патентів.
Пошук патентів, що мають відношення до об'єкта, що перевіряється, (9-й етап)
Мета - виявити в патентному фонді країн, у відношенні яких ведеться експертиза об'єкта на патентну чистоту, усі без винятку діючі патенти, що можуть мати відношення до технічних рішень і інших елементів даного об'єкта, що підлягає перевірці за патентними фондами.
Пошук патентної документації, проведений при експертизі, визначається необхідністю відшукання усіх без винятку діючих патентів, що можуть позбавити патентної чистоти об'єкт, що перевіряється, у країнах, у відношенні яких ведеться його перевірка. У зв'язку з цим у першу чергу варто установити глибину пошуку (тобто максимальний термін, за який необхідно переглянути патенти) і вид (види) пошуку, що повинний бути проведений, виходячи з конкретних умов виконання експертизи.
Глибина пошуку визначається:
- терміном дії патентів у даній країні з урахуванням можливості їхнього продовження;
- часом (датою) оприлюднення об'єкта, що перевіряється, його вузли, деталі і елементи з урахуванням особливостей патентного законодавства даної країни у відношенні новизни винаходів (світових або місцева як по публікаціях, так і по відкритому застосуванню в країні і за її межами), а також з урахуванням термінів розгляду заявок у даній країні.
Збільшувати глибину пошуку у відношенні країн, де можливе продовження терміну дії патенту, випливає лише в тих випадках, коли перевіряється досить істотне ("базове") для даного об'єкта технічне рішення, при чому можна припустити, що патентовласник з незалежних від його обставин не міг цілком використовувати свій патент протягом номінального терміну його дії.
У загальному випадку патентний пошук при експертизі на патентну чистоту здійснюється в наступних формах:
а) у формі предметного або тематичного пошуку, коли виходячи з того, які технічні рішення об'єкта, його вузли, агрегати, механізми й ін. елементи підлягають перевірці, пошук патентів ведуть по Класифікаційних рубриках, що відповідають цим елементам. Як правило, предметний пошук застосовується при експертизі у відношенні країн з відносно великим фондом патентів, виключного права, а також у всіх інших випадках, коли на першій стадії експертизи визначалися класифікаційні індекси (рубрики) технічних рішень, що перевіряються;
б) у формі фірмового (іменного) пошуку, коли відомо, що роботами у відповідній області зайняте обмежене число фірм, причому перелік таких фірм практично носить вичерпний характер, завдяки чому вивчення патентів інших фірм не збільшує ступеня повноти патентного пошуку. Як правило, цей вид пошуку (замість предметного) можна використовувати лише в окремих випадках перевірки на патентну чистоту науково-дослідних робіт, нових розробок і проектів стандартів. При експортних постачаннях, продажі ліцензій, експонуванні й інших випадках заміняти предметний пошук фірмовим не можна.
в) у формі змішаного (комбінованого) пошуку, коли предметний пошук, проведений по обмеженому колу країн (як правило, найбільш розвитих у даній галузі), доповнюється фірмовим пошуком, проведеним з метою відшукання патентів визначених фірм, отриманих ними в інших країнах.
Основним видом патентного пошуку при експертизі на патентну чистоту є предметний пошук. Фірмовий пошук застосовується значно рідше, однак у ряді випадків він проводиться на додаток до пошуку предметному, у результаті чого останній переходить у форму змішаного патентного пошуку.
У ряді випадків (відсутність класифікації винаходів, малий патентний фонд і ін.) замість перерахованих видів патентного пошуку при експертизі на патентну чистоту застосовується специфічний, характерний тільки для цього виду роботи пошук шляхом суцільного перегляду найменувань патентів даної країни.
Предметний пошук у кожній з намічених до перегляду класифікаційних рубрик спочатку ведуть по найменуваннях винаходів. При цьому для подальшого аналізу відбираються патенти на винаходи, що по найменуванню можуть мати відношення до об'єкта, що перевіряється.
Якщо по найменуванню винаходу буде встановлено, що воно в принципі може мати відношення до об'єкта, що перевіряється, то далі варто ознайомитися з іншими матеріалами.
Якщо по найменуванню, кресленню й іншим наявним даним такий висновок зробити важко, то виявлений патент повинний бути включений у перелік для подальшого детального дослідження.
Якщо наявні джерела, по яких ведеться пошук, містять тільки найменування винаходів, випливає у всіх сумнівних випадках ознайомитися з повним описом винаходу.
Якщо при первісному пошуку це зробити не можна (наприклад, через відсутність повних описів у фонді), то такий патент потрібно внести в перелік для подальшого дослідження.
При іменному (фірмовому) пошуку варто почати з вибору "ключа" пошуку, тобто визначити, чи буде пошук вестися по імені патентовласника (найчастіше по найменуванню фірми), або по імені винахідника. Необхідно враховувати, що пошук по іменах винахідників проводиться значно рідше, оскільки ці імена часто бувають заздалегідь невідомими і можуть бути встановлені лише після того, як будуть знайдені відповідні патенти. Слід також зазначити, що по деяких країнах іменний пошук можливо провести лише у виді пошуку фірмового, тому що іменних покажчиків по прізвищах винахідників у ряді країн немає.
При проведенні фірмового пошуку необхідно правильна вказівка точного найменування фірми в оригінальному написанні мовою відповідної країни.
Як патентну документацію, необхідну і достатню для проведення іменного пошуку, використовуються іменні алфавітні покажчики (спеціальні або поміщаються в патентних бюлетенях), у яких за абеткою перераховані найменування фірм-патентовласників.
Змішаний пошук звичайно проводиться в особливо відповідальних випадках (наприклад, при передачі технічної документації на важливий об'єкт, продажеві великої ліцензії, великому експортному постачанню і т.п.) з метою більш надійного виявлення всіх патентів визначених фірм, що мають безпосереднє відношення до об'єкта, що перевіряється.
Розширення границь предметного пошуку варто провести й у тих випадках, коли у виявлених патентах країн, де на описах винаходів зазначено кілька класифікаційних рубрик, виявляються рубрики, не враховані раніше, причому ці рубрики або повторюються в декількох патентах (тобто не є випадковими), або до них віднесені патенти на істотно важливі для даного об'єкта технічні рішення.
В усіх випадках розширення границь предметного пошуку (за результатами іменного, по знову виявлених класифікаційних рубриках і ін.) його варто додатково провести за весь період, установлений для даного пошуку в цілому, тобто з його початкової дати (а не з дати виявлення основ для розширення границь пошуку по класах).
В результаті усіх видів пошуку варто скласти перелік патентів, що вимагають подальшого більш докладного вивчення і систематизації.
Систематизація виявлених патентів, їхня попередня оцінка і добір патентів, що вимагають подальшого дослідження (10-й етап)
Мета етапу - виявити і відібрати з числа виявлених діючі патенти, що досить близько торкають об'єкту, що перевіряється, і в силу цього вимагають детального аналізу для обґрунтованого рішення питання про їхнє можливе порушення і наступних рекомендацій.
При значній кількості патентів (більш 10 у даній країні) варто провести їхню подальшу систематизацію усередині кожної з країн у такій послідовності:
- по фірмах (патентовласникам);
- по технічних рішеннях, що захищаються;
- по термінах дії, що залишилися;
- по пріоритетних датах.
Чим більше торкаються об'єкт патентів, що належать одній фірмі, тим більше ймовірне пред'явлення нею претензій у випадку порушення цих патентів і тем ретельніше і глибше повинний бути проведений їхній аналіз. Крім того, систематизація по фірмам-патентовласниках дозволяє вирішити питання про необхідність проведення додаткового фірмового пошуку, якщо патенти даної фірми відносяться до найбільш важливих технічних рішень об'єкта, що перевіряється, або про розширення границь предметного пошуку, якщо будуть виявлені не враховані раніше класифікаційні рубрики, що мають значення для об'єкта, що перевіряється.
Систематизація по технічних рішеннях припускає групувати патенти по наступних категоріях технічних рішень:
а) для пристроїв:
- способи (технологічні процеси), реалізовані за допомогою даного пристрою;
- принципова схема (електричного або кінематична) пристрою;
- загальне компонування пристрою і його найважливіших агрегатів (вузлів, блоків);
- конструкція основних агрегатів (вузлів, блоків);
- допоміжні і другорядні агрегати, вузли, блоки (схема, компонування, конструкція);
- матеріали, з яких виконане пристрій, його вузли і деталі;
- способи (технологічні процеси) виготовлення пристрою і його найважливіших частин;
б) для способів:
- склад і послідовність виконання етапів, стадій, операцій, прийомів;
- режими, параметри й інші характеристики способу (технологічного процесу) у цілому або його стадій, а також особливості їхнього виконання;
- застосовуване устаткування й апаратура (у тому числі контрольно-вимірювальна);
- застосовувані матеріали і речовини (вихідна сировина, напівфабрикати, каталізатори, присадки і т.д.);
- продукція, одержувана за допомогою даного способу;
в) для речовин:
- якісний і кількісний склад речовини;
- способи одержання даної речовини;
- застосування даної речовини.
Систематизація по термінах дії, що залишилися, патентів дозволяє установити ті патенти, що ще можуть бути діючими вчасно наступного виготовлення і реалізації об'єкта в країні і за рубежем.
Систематизація по пріоритетних датах дозволяє оцінити час появи винаходів, що відносяться до основних технічних рішень об'єкта, що перевіряється. Вона проводиться усередині кожної групи технічних рішень, причому патенти розташовуються починаючи з найбільш ранньої пріоритетної дати, що дає можливість судити про розвиток запатентованих рішень. При розгляді повного патентного опису для визначення необхідності його подальшого детального аналізу випливає насамперед ознайомитися з вступною частиною, де вказується область, до якої відноситься даний винахід, і з цілями винаходу, що звичайно перелічуються слідом за викладом відомих рішень технічної задачі і тих їхніх недоліків, на подолання яких спрямоване даний винахід. Якщо мети застосування винаходу по патенті збігаються з цілями застосування технічного рішення, що перевіряється, варто ознайомитися з розділом опису, що викладає сутність винаходу.
Якщо, судячи з розглянутих розділів опису, патент має безпосереднє відношення до об'єкта, що перевіряється, його вузлам і іншим елементам, патент варто включити в перелік для подальшого детального аналізу навіть у тому випадку, якщо область застосування винаходу по патенті не збігається з областю застосування об'єкта, що перевіряється, однак його технічна сутність досить близька до відповідних технічних рішень об'єкта.
Патент варто виключити з подальшого розгляду в тих випадках, коли стає очевидним, що винахід по патенті вирішує задачу принципово інакше, у порівнянні з технічним рішенням, що перевіряється.
Зовнішні розходження у формах виконання винаходу, показаних на кресленнях патентного опису, у порівнянні з кресленнями об'єкта, що перевіряється, як правило, не можуть служити підставою для виключення даного патенту з подальшого розгляду, оскільки різні конкретні форми виконання винаходу (у тому числі і не показані на кресленнях патентного опису, де звичайно дається один або трохи з можливих варіантів виконання винаходи) можуть охоплюватися пунктами патентної формули, що можна установити лише при детальному аналізі патенту.
У відношенні усіх відібраних патентів, варто спочатку перевірити, чи є даний патент діючий, тобто чи вчасно сплачене мито за його охорону. Відомості про патенти, що втратили силу через несплату чергового мита (з урахуванням пільгового терміну сплати), регулярно публікуються.
Патенти, що достроково припинили свою дію через несплату мита, з подальшого розгляду виключаються, крім патентів країн, де за законом можливе відновлення патентів, що втратили силу. Такі патенти не виключаються, якщо ще не минув установлений законом термін для відновлення патенту.
Для відібраних патентів необхідно забезпечити, щоб кожний з ознак цього винаходу, включених у патентну формулу, або був чітко показаний (зображений або описаний) у технічній документації на рішення, що перевіряється, або можна було вірогідно установити відсутність даної ознаки в рішенні, що перевіряється. Якщо раніше відібрана технічна документація не дозволяє цього зробити, необхідно додатково залучити таку офіційну документацію (детальні креслення, схеми, описи й ін.), що задовольняла б зазначеним вище вимогам.
Детальний аналіз відібраних патентів (11-й етап)
Мета етапу - виявлення, усебічний розгляд і оцінка захищених патентом ознак винаходу і їхніх сукупностей у зіставленні з відповідними ознаками об'єкта, що перевіряється, установити і визначення чи поширюється даний патент на об'єкт, що перевіряється, або його частину, тобто чи підпадає об'єкт під дію цього патенту.
Аналіз патенту, проведений у рамках експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту, полягає у виконанні наступних операцій:
- виявленні частин опису винаходу до патенту, що мають правове значення для встановлення обсягу прав патентовласника (права з патенту);
- визначенні системи побудови патентної формули (іменується також формула винаходу, предмет винаходу, пункти патентування, патентні домагання;
- визначенні пунктів патентної формули, аналіз яких необхідний для виявлення максимальних границь обсягу прав з патенту;
- виявленні всіх ознак винаходу і їхніх сукупностей по кожному з підлягаючому аналізові пунктів патентної формули;
- зіставленні ознак захищеного патентом (роздільно по кожнім пункті патентної формули) винаходу з відповідними ознаками об'єкта, що перевіряється;
- визначенні істотності кожного з невикористаних в об'єкті ознак, що перевіряється, захищеним патентом винаходу;
- вивченні можливості розширювального тлумачення формули на основі визнання еквівалентним кожного з невикористаних в об'єкті істотних ознак захищеного патентом винаходу;
- висновку про поширення дії пункту патентної формули і патенту в цілому на об'єкт, що перевіряється, (або його частина).
Основою для аналізу патенту може бути тільки автентичний переклад на російську мову повного тексту патентного опису.
Під автентичним розуміється науково і документально адекватний і достовірний переклад, що дає можливість використовувати його нарівні з оригіналом як офіційний документ.
Особливо точним повинний бути переклад патентної формули, у якому необхідно строго зберігати всі її формальні і специфічні особливості.
Крім "розширювальних" розділів патентного опису, важливих для правильного тлумачення патентної формули, правове значення має розділ, у якому вказуються мету, на здійснення яких спрямоване даний винахід, оскільки при рішенні питання про порушення патенту враховується спіпадання об'єкта, що перевіряється, із запатентованим не тільки по його виконанню і способові роботи (відповідно до патентної формули), але і по створюваному ефекті і функціям, по спільності (еквівалентності) цілей, що досягаються як за допомогою об'єкта, що перевіряється, так і тих цілей, на досягнення яких спрямований винахід по патенті.
Крім того, у всіх сумнівних випадках, а також для більш точного тлумачення патентної формули, варто залучати при необхідності й інші розділи патентного опису, зокрема ті, де зазначено, на подолання яких недоліків відомих пристроїв, способів або речовин спрямований даний винахід.
Таким чином, правове значення для визначення обсягу прав з патенту мають, як правило, що випливають розділи опису:
- патентна формула;
- розділ, у якому зазначені мету винаходу;
- розширювальні параграфи (якщо вони маються).
Разом з тим при аналізі патенту необхідно самим ретельним образом вивчити весь текст і креслення патентного опису, оскільки без цього неможливо цілком усвідомити всі особливості запатентованого винаходу і правильно визначити обсяг прав з патенту на підставі розділів, що мають правове значення.
Істотні ознаки ОИС, що визначають усі його якісні властивості, ефекти і технічний результат при використанні, а також призначення, викладаються, наприклад, у формулі винаходу або корисної моделі. Формула винаходу являє собою логічне поняття, що об'єктивно відповідає технічному рішенню.
Визначивши систему, у якій викладена патентна формула розглянутого патенту, варто виділити в ній ті пункти, аналіз яких необхідний для виявлення максимально можливих прав з даного патенту. При цьому виходять з того принципу, що обсяг захисту даного пункту назад пропорційний числу включених у нього ознак винаходу, завдяки чому введення будь-якої додаткової ознаки зменшує обсяг захисту винаходу.
З зазначеної причини в багатоланкових патентних формулах, побудованих по німецькій або англійській системі в залежній формі, обсяг захисту головного, незалежного пункту патентної формули завжди більше, ніж будь-якого іншого пункту, що залежить від нього (прямо або побічно, через будь-який проміжний залежний пункт).
Виявлення усіх без винятку ознак винаходу по кожному з підлягаючому аналізові пунктів патентної формули ведеться з метою їхнього наступного зіставлення з відповідними ознаками технічного рішення, що перевіряється.
Під ознаками винаходу розуміють внесені в патентну формулу вказівки на складові його елементи, що у сукупності характеризують технічну сутність і обсяг даного винаходу, у тому числі:
- на наявність в об'єкті винаходу елемента (вузла, деталі, механізму або іншої складової частини в пристрої, інгредієнта або компонента в речовині, операції або прийому в способі);
- на особливу форму виконання кожного зі згаданих у формулі елементів;
- на взаємне розташування елементів;
- - на співвідношення розмірів елементів;
- на наявність або форму зв'язку між елементами;
- на параметри, що характеризують температурні, тимчасові, електричні і всякі інші режими в способах, а також на застосовувані при цьому апаратуру або устаткування;
- на зміст або співвідношення елементів або інгредієнтів у речовині;
- на інші особливості виконання або застосування даного винаходу.
Виявленню підлягають всі ознаки, включені в пункти патентної формули, незалежно від того, наскільки істотній або важливими вони представляються особі, що проводить аналіз патенту, оскільки відповідно до правил патентних відомств у патентну формулу повинні включатися тільки істотні ознаки винаходу.
З огляду на число ознак, що можуть бути виділені в об'єкті і перевіряється( його елементах),що як правило, у багато разів перевищує число ознак по аналізованому патенті, починати необхідно з виявлення ознак по патенту, і лише після цього виділити аналогічні їм ознаки в об'єкті, що перевіряється.
Рекомендується спочатку виділити в даному пункті укрупнені ознаки, що характеризують, наприклад, використання вузла в пристрої, прийому в способі або компонента в речовині, а подальше більш детальний поділ цієї ознаки проводити у випадку, якщо буде установлене використання (наявність, застосування) даного укрупненої ознаки в об'єкті, що перевіряється, (або окремому технічному рішенні). При цьому рекомендується укрупнена ознака позначати прописною буквою російського алфавіту (А, Б, У, Г, Д и т.д., уникаючи букв З, О и Ч, щоб не поплутати них з цифрами), а для наступного поділу їх на більш детальні ознаки вживати цифрові індекси при відповідних буквах (А1, А2, А3 і т.д.). Така система позначення полегшує аналіз і запобігає механічні (формальні) помилкам при зіставленні ознак. Якщо загальна кількість укрупнених ознак, включених у патентну формулу (з обліком усіх її пунктів), перевищує 30, що буває рідко, то рекомендується позначити їх арабськими цифрами, а при їхній наступній деталізації застосовувати індекси у виді малих літер російського алфавіту (наприклад 1а).
Для того щоб визначити, чи поширюється даний пункт патентної формули на об'єкт, що перевіряється, (або частина його), необхідно зіставити всі ознаки, включені в пункт формули, з відповідними ознаками об'єкта, що перевіряється, (технічного рішення).
В результаті порівняльного аналізу повинно бути встановлено усі без винятку пункти патентної формули, під дію яких підпадає об'єкт, що перевіряється. Для цієї мети в патентній формулі, складеної в незалежній формі, послідовно один за іншим аналізуються всі її пункти. В патентній формулі, складеної в залежній формі, послідовному аналізові піддаються всі пункти, що залежать від того основного (незалежного) пункту, що поширюється на об'єкт, що перевіряється.
При порівняльному аналізі варто спочатку виявити використання в об'єкті укрупнених ознак, що перевіряється, даного пункту патентної формули, і якщо усі вони використані - наявність інших ознак, що деталізують. Спосіб порівняння приведено в таблиці.
| № ознаки | Ознаки винаходу (корисної моделі) | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 |
| 1 Наявність конструктивних елементів | ||||
| 1.1 | пружинна клема | + | + | + |
| 1.2 | анкер | + | + | + |
| 1.3 | упорний кронштейн | + | + | + |
| 1.4 | хвостовик | + | + | + |
| 1.5 | ізолюючий вкладиш | + | + | + |
| 1.6 | регулятор натягнення клеми | - | - | + |
| 2. Наявність зв'язків між елементами, взаємне розташування елементів | ||||
| 2.1 | амортизируюча підкладка, що встановлюється під рейка | - | + | - |
| 2.2 | анкер розміщений між кінцевими ділянками клеми впритул до них | - | - | + |
| 3. Форма виконання елементів або прибудую в цілому, форма виконання зв'язків між елементами | ||||
| 3.1 | зовнішні частини клеми виконано дугоподібними | + | + | + |
| 4. Параметри та інші характеристики елементів та їх взаємозв'язок, матеріал, з якого виготовлено елементи або пристрій у цілому та інші характеристики | ||||
| 4.1 | хвостовик анкера встановлено за допомогою сірчаною мастики | - | - | - |
| 4.2 | валики заввишки 3-5мм | - | - | - |
У випадку, якщо аналізові піддається не багато (понад п’ять) пункти патентної формули з великим числом залежних (детальних) ознак, рекомендується для зручності зіставлення записати ці ознаки у виді таблиці наступної зразкової форми, де знаком "+" відзначається згадування ознаки в даному пункті, а знаком "-" - його відсутність.
Істотними визнаються такі включені в патентую формулу ознаки, без яких або взагалі неможливе використання даного винаходу, або поставлені цілі винаходи досягаються не цілком.
Істотними варто вважати також такі ознаки, зміну або заміна яких спричиняє принципово важливі зміни у виконуваних функціях. Ознаки, виключення яких практично не відбиває на виконуваних функціях або досягненні поставлених цілей (тобто їхнє включення у формулу не було строго обов'язковим), можуть бути визнані несуттєвими, у силу чого невикористання таких несуттєвих ознак в об'єкті, що перевіряється, не спричиняє усунення його залежності від того пункту патентної формули, всі інші істотні ознаки якого використані в даному об'єкті. Найчастіше несуттєві ознаки, які можна було не включати в даний пункт патентної формули, відносяться до характеристики зв'язків між елементами пристрою або прийомами в способі, поясненню функцій цих елементів або прийомів, уточненню їхніх другорядних особливостей і т.п. Як правило, при розгляді в судах справ про порушення патентів, використання в об'єкті частини ознак пункту патентної формули кваліфікується як порушення патенту за умови, що інші (невикористані) ознаки є несуттєвими.
Еквівалентними (рівноцінними) вважаються такі технічні засоби, що складають ознаки винаходу (один або сукупність декількох), що призначені для тих же цілей, виконують ту саму роботу, тим же шляхом і з таким же результатом.
Як правило, теорія еквівалентів застосовується судами для розширювального тлумачення патентної формули в суперечках про порушення патентів у тих випадках, коли застосування засобів (ознак), що визнаються еквівалентами, було очевидним фахівцеві середньої кваліфікації на основі даних, що визначають рівень техніки на пріоритетну дату порушеного патенту. Таким чином, застосування теорії еквівалентів допускається лише за умови, що еквівалентність ознак була відома до моменту подачі заявки на даний патент і відповідно до цього не може скласти предмета винаходу.
Приклад.
Одним з пунктів формули патенту США захищений спосіб одержання особливо чистого графіту шляхом нагрівання маси аморфного вуглецю, обробки її хлором і додавання карбіду кремнію (Si), у результаті чого виділяється деяка кількість чистого графіту, що утворить центри подальшої його кристалізації при наступному нагріванні всієї маси.
Спосіб, що перевіряється, включає всі ознаки цього пункту патентної формули, за винятком того, що замість карбіду кремнію до нагрітої маси аморфного вуглецю (нафтовий кокс, змішаний з піском) додають карбід алюмінію (Al3C4). У даному випадку карбід алюмінію, використовуваний у способі, що перевіряється, є еквівалентом карбіду кремнію по патенті - він застосований у тих же цілях (як кристаллизующего агента), виконує ту саму роботу (виділення з загальної аморфної маси невеликої кількості чистого кристалічного графіту), тим же шляхом (шляхом вступу в реакцію з хлором) і з тим же результатом (утворення центрів наступної кристалізації графіту). Таким чином, невикористання одного з ознак по патенті (застосування карбіду кремнію) із заміною іншим, еквівалентним йому (карбід алюмінію), не звільняє спосіб, що перевіряється, від порушення даного пункту патентної формули, оскільки таке застосування карбіду алюмінію можна вважати очевидним фахівцеві середньої кваліфікації.
Якщо всі ознаки пункту патентної формули як укрупнені, так і деталізовані використані в об'єкті, що перевіряється, то цей об'єкт підпадає під дію даного пункту формули незалежно від значення цих ознак для здійснення запатентованого винаходу, тобто від їхньої істотності.
Пункт патентної формули вважається порушеним, якщо використані усі без винятку істотні ознаки незалежно від того, що об'єкт, що перевіряється, може містити будь-як кількість інших ознак, що згадуються не у формулі, навіть якщо ці нові ознаки об'єкта поліпшують його в порівнянні з запатентованими. У силу цього додавання будь-яких нових ознак не може вивести об'єкт з-під дії порушеного пункту патентної формули, якщо в цьому об'єкті використані всі істотні ознаки, включені в даний пункт.
Якщо порушено хоча б один з незалежних пунктів патентної формули, то це означає, що порушено і патент у цілому, поза залежністю від того, порушені чи ні інші пункти патентної формули. Таким чином, об'єкт підпадає під дію хоча б одного з незалежних пунктів патентної формули, підпадає під дію даного патенту. Однак при аналізі патенту повинні бути встановлені усі без винятку пункти патентної формули як незалежні, так і залежні, під дію яких підпадає об'єкт, що перевіряється. Це необхідно для оцінки ступеня порушення патенту і вироблення відповідних рекомендацій про можливості обходу патенту або застосування інших мір (придбання ліцензії, заперечування патенту й ін.).
Пошук патентів-аналогів і їх аналіз (12-й етап)
Мета етапу - у випадку підпадання об'єкта, що перевіряється, під дію одного або декількох патентів у країнах (країні), по яких проводилася експертиза його патентної чистоти, установити, у яких ще інших країнах, крім згаданих, маються діючі патенти, видані на ті ж винаходи (патенти-аналоги), і тим самим визначити найбільш повне коло країн, у відношенні яких даний об'єкт не має патентну чистоту.
Пошук патентів-аналогів при експертизі на патентну чистоту рекомендується проводити, як правило, у наступних випадках:
- коли експорт або реалізація об'єкта в іншій формі можливі не тільки в країнах, щодо яких проводиться його перевірка, але й у ряді інших країн, перелік яких заздалегідь не визначений. Такі умови виникають, зокрема, при перевірці на патентну чистоту науково-дослідних робіт, нових розробок (за винятком тих, котрі свідомо призначені для використання у визначеній країні, у відношенні якої ведеться їхня перевірка), проектів стандартів, а іноді і виставочних експонатів;
- коли виявлені патенти, під дію яких підпадають істотні технічні рішення в об'єктах комплектних постачань або в об'єктах експорту, причому згадані патенти видані в країнах зі світовою новизною іноземним фірмам.
Як правило, відшукання патентів-аналогів варто вести до патентів, що торкають лише досить істотні для даного об'єкта технічні рішення, або такі його елементи, що застосовані в ньому у великих кількостях і являють собою виробу широкого поширення.
Як правило, пошук патентів-аналогів варто проводити у формі фірмового (іменного) пошуку .
При визначенні передбачуваного терміну видачі патенту-аналога варто мати на увазі, що в переважній більшості випадків заявки на ці патенти подаються в інші країни - учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності протягом не пізніше одного року з дня подачі первісної заявки (найчастіше - у країні походження). Найбільш поширена практика подачі заявок в інші країни наприкінці річного конвенційного терміну. Однак варто враховувати, що маються випадки (порівняно рідкі), коли навіть на дуже важливі винаходи заявки в інші країни по різних причинах подаються пізніше без витребування конвенційного пріоритету.
Таким чином, фірмовий пошук патенту-аналога варто починати з дати, що відстоїть приблизно на рік після пріоритетної дати первинного патенту з додаванням мінімального (але не середнього) терміну розгляду заявок у відповідній країні.
Поряд з цим можливі випадки, коли публікація про видачу патентів-аналогів з'являється раніш видачі патенту в країні первісної заявки, якщо термін розгляду заявок у ній порівняно великий.
Ідентифікація патентів-аналогів (установлення факту їхньої видачі на те саме винахід, а не на інше) виробляється на підставі визначення тотожності найменування патентовласника (заявника), винахідника (винахідників), а також пріоритетної дати і номера первісної заявки.
Ідентифікацію починають з виявлення ідентичності патентовласника (заявників) по первинному патенті і по патентах-аналогах.
Перевірка правомірності видачі патентів, що заважають, (13-й етап)
Мета етапу - установити можливість опротестування або заперечування діючого патенту, що заважає, його анулювання, визнання недійсним або обмеження обсягу захисту по підставах, передбаченим патентним законодавством відповідної країни.
Варто розрізняти протест (заперечення) проти видачі патенту по термінах і на підставах, передбаченим законом, і заперечування патенту в суді (позови про анулювання патенту, визнанні його недійсним або обмеженні обсягу захисту).
Під протестом проти видачі патенту (опротестуванням патенту) розуміються дії, початі зацікавленою особою в межах установлених патентним законом термінів і по зазначеним у ньому підставам і, що полягають у подачі обґрунтованого заперечення (протесту) проти видачі патенту в патентне відомство або його відповідні органи (наприклад, у суд патентного відомства).
Якщо передбачені патентним законом терміни для подачі в патентне відомство протест проти видачі патенту, що заважає, або заяви про його скасування минули, то при необхідності може бути порушене в суді справа про анулювання патенту, визнанні його недійсним (цілком або частково) або про обмеження обсягу захисту, причому відповідний позов може бути заявлений протягом усього терміну дії патенту.
Як правило, при підготовці матеріалів до заперечування патенту випливає в першу чергу ще раз перевірити, чи є заважаючий патент діючим, чи не утратив він за минулий час силу в зв'язку з несплатою мита, після чого оцінити значення патенту, що заважає, для об'єкта в цілому.
Вивчати можливості заперечування випливає головним чином для патентів, що поширюються на істотні для даного об'єкта технічні рішення, а також на його вузли, деталі й елементи, застосовані в значних кількостях.
В усіх країнах при розгляді в судах справ про анулювання патентів, обмеженні обсягу їхнього захисту і т.п. в увагу приймаються, як правило, ті ж обставини, що могли за законом перешкодити видачі патенту при первісному розгляді заявок у патентному відомстві.
У відповідності зі сформованою практикою, головною підставою опротестування або заперечування патенту є відсутність новизни винаходу на його пріоритетну дату. Якщо немає можливості заперечити патент, що заважає, по новизні, варто розглянути питання про можливості заперечити його по іншим зазначеним у законі підставам, у тому числі по невикористанню у встановлений термін (нездійснення винаходу в країні, що видала патент), недостатності опису для здійснення винаходу (дефектність опису), порушенні процедури розгляду заявки або видачі патенту й ін. Однак варто мати на увазі, що випадки визнання судами патентів недійсними по таких підставах у практиці зустрічаються порівняно рідко.